Das EuG hat entschieden, dass das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum erneut prüfen muss, ob die dreidimensionale Form des Produkts „Kit Kat 4 Finger“ als Unionsmarke aufrechterhalten werden kann. Der Nachweis der Unterscheidungskraft sei nämlich für alle betroffenen Mitgliedstaaten zu erbringen.
Im Jahr 2002 meldete das Unternehmen Nestlé beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) die dreidimensionale Marke, die dem von ihr vermarkteten Produkt „Kit Kat 4 Finger“ entspricht, als Unionsmarke an. Das EUIPO trug die Marke im Jahr 2006 für folgende Erzeugnisse ein: „Bonbons; Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kleingebäck; Kuchen, Waffeln“. Im Jahr 2007 beantragte Cadbury Schweppes (nunmehr Mondelez UK Holdings & Services) beim EUIPO die Nichtigerklärung der Marke. Im Jahr 2012 wies das EUIPO diesen Antrag in der Erwägung zurück, dass die Marke von Nestlé aufgrund ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe.
EuG sieht Rechtsfehler des EUIPO
Mondelez beantragte beim Gericht der Europäischen Union (EuG) erfolgreich die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO (Urteil vom 15.12.2016, Az. T-112/13). Das EuG hat zunächst daran erinnert, dass, wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren eingetragen worden ist, die mehrere Untergruppen umfasst, der Schutz, der durch den Nachweis ausgelöst wird, dass die Marke für einen Teil dieser Waren ernsthaft benutzt worden ist, nur der oder den entsprechenden Untergruppen zuteil wird. Nach Ansicht des EuG belegt keiner der vom EUIPO berücksichtigten Nachweise die Benutzung der Marke für Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kuchen und Waffeln. Demzufolge habe das EUIPO mit der Annahme, dass das in Rede stehende Produkt in jeder beliebigen der betreffenden Warengruppen enthalten sein könne, einen Rechtsfehler begangen.
Zur Unterscheidungskraft einer Marke
Eine dreidimensionale Marke könne Unterscheidungskraft durch Benutzung auch dann erwerben, wenn sie in Verbindung mit einer Wortmarke oder einer Bildmarke benutzt werde, und dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung voraussetze, dass das angemeldete Zeichen die Eignung erlangt habe, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Das EuG hat in der Folge die vom EUIPO berücksichtigten Nachweise wie insbesondere die Marktuntersuchungen im Gebiet von zehn Mitgliedstaaten, das Werbematerial und die Dauer der Markenbenutzung geprüft und bestätigt, dass es sich um Nachweise handelt, die geeignet sind, darzutun, dass die fragliche dreidimensionale Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren wahrgenommen wird.
Welche EU-Staaten sind relevant?
Zum Vorbringen von Mondelez, wonach Nestlé nicht bewiesen habe, dass ihre Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung im gesamten Unionsgebiet erlangt habe, sei zu sagen dass der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft für den Teil der Union erbracht werden müsse, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft hatte, d.h. im vorliegenden Fall für die gesamte Union, wie sie zum Zeitpunkt der Anmeldung am 21.03.2002 mit ihren 15 Mitgliedstaaten bestand. Insoweit reiche es nicht aus, nachzuweisen, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise in der gesamten Union – alle Mitgliedstaaten und alle Regionen zusammengenommen – eine Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit ihr bezeichneten Waren wahrnehme. Im Fall einer Marke, die wie diejenige von Nestlé keine originäre Unterscheidungskraft in der gesamten Union besitze, müsse nämlich der Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft für alle betroffenen Mitgliedstaaten erbracht werden.
EUIPO muss neue Entscheidung treffen
Ungeachtet des Nachweises, dass die streitige Marke in zehn Ländern (Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Vereinigtes Königreich) Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hatte, durfte das EUIPO seine Prüfung nicht abschließen, ohne sich zu der Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise u.a. in Belgien, in Irland, in Griechenland und in Portugal zu äußern und ohne die für diese Mitgliedstaaten erbrachten Nachweise zu untersuchen. Mit der Annahme, dass es nicht erforderlich sei, die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft einer Marke für alle betroffenen Mitgliedstaaten nachzuweisen, habe das EUIPO einen Rechtsfehler begangen. Daraus folge, dass das EUIPO eine neue Entscheidung zu treffen haben wird und dabei zu prüfen habe, ob die streitige Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung Unterscheidungskraft aufgrund der Benutzung durch Nestlé in den 15 betroffenen Mitgliedstaaten für die Waren „Bonbons und Kleingebäck“ erlangt hatte.
(EuGH, PM Nr. 138/2016 vom 15.12.2016 / Viola C. Didier)
